米国知的財産権日記

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破産と知的財産権

弁護士かコンサルタントか」の回で、特許の売り込みについての相談を誰にするか、という話をしましたが、最近こういう話題が多いのは不況のために身売りしたり破産しちゃう当事者が多いから、というのがあるようです。

今日も知財関係の記事で「ライセンシーもしくはライセンサーが破産したらどうなるか」というのがありました。どうも今、すごくニーズがあがってる話題みたいです。

これについて、たくさんの法務社員や知財社員をかかえる大企業さんではこのあたりについてもあらかじめ想定した条項を含むライセンス契約を締結しておられるのではないかと思います。みなさんがライセンシーであれば、ライセンサーが破産した場合はこうこうこうする、皆さんがライセンサーであれば、ライセンシーが破産した場合はこうこうこうする、と、契約に従って処理できるような形になっているのではないでしょうか。機会があれば一度ぜひ契約を見直しておいていただくと良いかもしれませんね。

一般論でいうと、皆さんがライセンシーで、ライセンサーが破産しちゃった場合、米国特許権に関するライセンスは権利の持ち主が代わってもライセンスは継続します。(契約に別途の定めがなければ、ですよ?)ただし、「この分野において将来生まれる発明も含む」というようなライセンス契約になっている場合、この将来分は別途の定めがなければライセンサーが破産しちゃうと将来ライセンスの対象にはならないでしょう。あと、問題はトレードマークは特許と違ってライセンスが継続しません(別途の定めがなければ、ですよ!?(ああ、くどい。。。))。なので、特許とトレードマークのライセンスが合体してるようなライセンス契約はビミョーです。トレードマークが使えなくなってもその技術は使えるのか、およびトレードマークが使えなくてもその技術を使い続けることに意味があるのか、は、確かめておく方がいいでしょう。(それよりもライセンサーが破産しても欲しい権利は使い続けられるように必要があれば契約を修正しておくほうがいいと思いますが。。。)

言い忘れましたが、一括金処理済みで「将来生まれる発明へのライセンスも含む」となっており、ライセンサーが破産した場合、将来の発明が入ってこなくなっても明確に将来分に割り当てられる金銭が算出できないと「一部返せ!」というのは相当難しいと思うのでご注意下さいね。それから、くどく「米国特許権は大丈夫」と書いたのは、ワールドワイドのライセンス契約でも「ライセンスが継続します」と言えるのは米国特許であって、外国対応その他の外国特許はこの対象外だからです。ここにもくれぐれもご注意を。

一方、みなさんがライセンサーであって、ライセンシーが破綻しちゃった場合、一番イヤなのは借金のカタにこのライセンスが、皆さんがライセンス許諾したくない相手に移転しちゃうことです。これはまだまだ判例は分かれるところでありますが、多数派の意見は、独占ライセンスはライセンサーの事前許可がなくても移転できる、というものです。非独占の通常ライセンスは移転にライセンサーの事前許可が必要、という見方が結構あるようです。

と、いうことで、このあたりはまだまだクリアではない部分が多いだけに、契約でしっかりがっちり固めておくにこしたことはありません。昔、メーカーの法務社員だった頃、「えー、破産なんかおきひん、ってー、もうこんなくどくど書かんでもええやーん、ただえさえ英語苦手やのに、こんな破産がどうこうみたいな英語、ますますわからーん。」と思ってましたが、世の中何がおきるか分からんもんです。しかも、アメリカの契約で日本の契約のように「問題が起きたら話し合いましょう」としておくと、おそらく問題が起きたときに手玉にとられるのは企業文化から見ると日本企業ではないかと。。。。なので、今から決めておくにこしたことはないですね。もし先行きが心配なライセンシーやライセンサーとの契約があったら、今のうちに契約を見直して、必要があれば相手に契約修正交渉をするのが良いかもしれません。
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by suziefjp | 2009-08-12 06:42 | 知的財産権

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