米国知的財産権日記

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have made 権の取り扱い

5/22にCAFCがhave made権に関する判決を出しました。もともとユタ連邦地裁から上がってきたケースで、「CoreBrace LLC v. Star Seismic LLC」という事件です。

皆様ご存知の通り、Have Made権は、下請けさんとかにその特許技術を使って製品や部品を作らせることができる権利です。私が企業法務でライセンス契約をやり始めた頃、「right to make, use, sell, have made,,,」と続いていて「へー、アメリカの契約ってこんなに細かく書かなきゃいけないんだー」と思ったもんです。今回の判決は、このhave madeが明確にされていない場合、ライセンシーはhave madeできるのかどうか。判決の答えは「YES」、つまり、ライセンス許諾の範囲が「right to make, use, sell」とかで終わってて明確にhave made権が記載されていない場合でも、「have made権は除く」と明確に記載されない限り、have made権も許諾される、としました。みなさんがライセンシーなら結構な判決ですが、ライセンサーなら注意が必要です。have made権を許諾するつもりが無いなら、明確にhave made権を除外する必要があります。

今回のケースを詳細に見てみると、ライセンス契約の中には「ライセンシーは本契約で明確に許諾される権利以外は留保する」という条項が入ってました。なので、ライセンサー側は「have made権は含まれていない」とし、Contractorに特許技術を使用した製品を作らせたライセンシーを契約違反でライセンス契約を終了、特許侵害で訴えた、というものです。他にも色々討議ポイントはありますが、大きなところはここです。

これに対し、ユタ地裁もCAFCも「the right to "make, use and sell" a product inherently includes the right to have it made, "have made" rights are included in the License and not excluded by the reservation of right clause.」((特許技術を使用した)製品を製造、使用、販売する権利は元来「have made」権を含んでおり、この「have made」権は権利留保条項によって許諾範囲から除外されるものではない)と判断しました。ですから、皆さんがライセンサーの場合、「その他、本契約において明確に許諾されない権利は一切ライセンシーに許諾されるものではない」といった条項が入っていて、かつ、許諾条項に「have made」権が含まれていなかったとしても、have made権を許諾したことになるわけですな。

しかも本件では、契約書において「the License provides that Star(ライセンシー)owns any improvements to the technology by a third party whose services have been contractd by [Star]」(本ライセンスは、請負人としてライセンシーにサービスを提供する第三者による技術改良を所有する権利をライセンシーに与える)とあり、そのような技術改良をする第三者は多くの場合製造業者であることが想定され、よってライセンサーは製造業者がライセンシーのために特許技術を使用した製品を製造することを予期していたことが読み取れる、としています。要は、「have made権を許諾するつもりがないんやったら、あんた、そら、きっちり「have made権は許諾してまへんで。」と、書かんといかんわー。」ということですね。

ライセンサー側はインテルの判例で半導体のファウンドリー権を引用して議論しましたが、ここも裁判所は一刀両断、「ファウンドリー権とhave made 権は別モンです」と。まあ、言われてみればそんな感じ。

と、いうことで、「have made」権が明確に除外されていないライセンス契約では、ライセンシーの皆さんにとってはhave made権はmake, use, sellといった権利と一緒にinherentlyに許諾されている、といううれしいニュース、そしてライセンサーの皆さんにとっては「have made」権は許諾しちゃってる、と。許諾するのがイヤなら明確にhave made 権を除外しましょう。ただし、ライセンシーの皆さん、have made権は明確に除外されない限り含まれているわけですから、下請けさんとかに特許技術を使用した製品や部品を作って納入してもらったら、ちゃんとその分も特許使用料を払いましょうね(笑)。でないと、ロヤルティ監査で泣きをみるやもしれません。。。。
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by suziefjp | 2009-05-28 01:40 | 知的財産権

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