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米国知的財産権日記

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はい、今日は米国の特許侵害裁判におけるダメージ・ディスカバリについて、その1、です。ダメージ・ディスカバリとは、「問題の特許が侵害されているとしたら、適切な損害賠償金はいくらか」を算定するための証拠開示手続きで、これを専門にやっている人が「ダメージ・エキスパート」です。ダメージ・エキスパートは知財のことも分かる公認会計士や財務アナリスト、といったバックグラウンドの人が多いようです。

そもそも侵害してるかどうかも分からないのになんでそんなことをしなきゃいけないんだ!という人もいらっしゃるかもしれません。これはそういう決まりだから仕方がないんです。。。ですから、あくまでも「侵害されているとしたら、いくらなの?」というのがダメージ・ディスカバリです。侵害の有無は技術ディスカバリで争います。

日本企業に対して特許侵害裁判が提訴され、ダメージ・ディスカバリをやるとします。まず、訴訟を担当している知財担当者の方がしなくてはいけないことは、社内で適切な協力者を得ることです。ダメージ算定のためにこれまでお付き合いがなかったような部署の人達の協力が必要です。ですから、まずはそうした部署に話を通し、担当の方をつけてもらうことが必要です。関係部署は、「侵害している」と言われている製品の企画・製造・販売に関わる人たちです。以下のような部門の人達です:
-商品企画
-営業
-経理
-製造部門(工場の調達、生産管理、経理、営業など)
-総務

つまり、普段、「特許」とはあまり縁のない人たちが多いんです。こういうところにいきなり知財部門が「資料を出してください」と言っても怒られます。多くの場合「忙しい」「なんでそんなことしなきゃいけないんだ」と。うーん、ごもっとも。ですから、初期の段階で「こういう侵害裁判が起こってしまいました。将来的に皆さんからご協力を得て、侵害されているとしたら損害賠償がいくらなのか、を算定するための証拠開示手続きをしなくてはいけません。何卒ご協力をお願いします」と、話を通しておくほうがいいでしょう。ギリギリになって、突然「協力してください、資料出してください」と言っても協力してもらえるわけがありません。

関連する部門だけをみても、技術ディスカバリよりもずっと広がりがあります。ですから技術ディスカバリの数倍、時間も労力もかかるのがダメージディスカバリ、と思っていただくほうがいいです。それなのに、このダメージディスカバリを明確な理由も無く後回しにしてしまう弁護士さんが増えつつあるのは嘆かわしいことです。あとで苦労するのはクライアントさんなのに、ひどいなあ、と思います。だって弁護士さんは最後にはクライアントさんの知財部門の方を「このデータがなければ、相手がとんでもない数値を損害賠償として要求しても反論できませんよ!?いいんですか?」って脅すんですもの。期末で忙しい経理や営業の方との間に入る知財部門の方が気の毒です。何度もそういう場面に遭遇しましたが、後で、「もっと早くクライアントさんにお知らせすべきじゃなかったの?」とクライアントさんがいないところで言うと、「最終的には彼らの判断だ」って言う弁護士さんが多いです。そりゃあんたの給料にはひびかないだろうけど、もう少しクライアントさんのこと考えてよ、って思います。

米国特許侵害裁判の損害賠償の対象は米国に入った対象製品のみですが、「どれが米国に入ったのか」を追いかけるのだってとても難しいんですよ。商流が単純明快であればいいですが、たとえば部品について特許侵害裁判を起こされたとしたら、その部品を使用した最終製品のどれが米国に入ったのか、を割り出さないといけないわけです。最近、このケースが多いのが半導体に関する特許侵害訴訟ですね。もうこれは気が遠くなるような作業です。しかし、裁判で「できません」とはいえませんから、論理的にこれをやっていく必要があります。

他にも、日本国内で米軍基地で販売されたものは「米国に入った」とみなされますから、それも対象に含めますし、米国で販売されていなくても、最終仕向地に到着する前に米国内に入ったもの、もアウトです。保税倉庫から出て米国内を縦断してカナダに入り、カナダで販売された、なんていう製品も損害賠償の対象になります。(保税倉庫から出ていないものはセーフだったと思います。)

そんなこまかくやらなくてもいいじゃん、と思う方もいらっしゃるかもしれません。でも!これが裁判の怖いところです。一つでも、相手の弁護士に穴をつつかれるようなことがあれば、それで陪審や判事の心証がとても悪くなります。例えば、日本国内の米軍基地で販売された製品が対象に入っていなかったとしましょう。すると、相手からの質問によって「この記号はなんですか?」「それは日本国内の米軍基地が仕向地、という意味です」「台数は対象期間中に5台あるようですが、これは損害賠償算定に含まれていますか?」「!・・・含めていません」なんていう証言を取られた日にゃあ、もうダメです。たった5台ですよ!?多分、損害賠償金が500円くらい足りない、とかそういうレベルですよ。でも、こういうのが一つ出ると陪審員や判事は「まだ何か漏れがあるんじゃないの?」と思ってしまいます。ダメージディスカバリはまさしく「重箱の隅をつつくような」作業でなくてはいけません。

こうしてみるだけでも、ダメージ・ディスカバリがどれほど大変な作業かお分かりいただけるかと思います(実際に担当された方もたくさんいらっしゃるでしょう。お疲れ様です。。。)。余談ですが、ずっと訴訟案件をしてきた人たちが、知財経営に向いているか、というと、よっぽどうまく切り替えが出来ない限り、答えはNOです。経営の真髄は優先順位付けです。しかも、「100%の情報が分からないと判断できない」というような人は経営者ではありません。経営者は全体を俯瞰し、20%程度の最も重要な情報から優先順位付けができるからこそ経営者なんです。これに対して訴訟対応は100%どころか120%の細かさで、漏れが全く無いようにやるわけですよね?正反対のメンタリティなんですよ。ですから、それぞれのアプローチが全く異なる、と知った上で、さらに本人に「俺は今経営をしている」「俺は今訴訟をしている」と切り替える自律心がないと、部下が困ります。重箱の隅をつつくような経営をされたり、100%の情報が集まらないと俺は決めない!と騒いだり、あるいは、20%の情報で訴訟で証言に立ったり。。。想像しただけでも吐き気モノですね。恐ろしい。

さて、次回からは上記に挙げたような商品企画や営業部門の人達からどのような情報をもらわなくてはいけないか、を順番に見て行きましょう。
# by suziefjp | 2008-08-22 07:00 | 知的財産権
前回、訴訟が起こって株価に影響が。。。というお話をしましたが、よく考えたらまだ米国での特許侵害訴訟のお話をあまりしてませんでしたね。と、いうことで、今回は特許侵害訴訟です。

米国での特許侵害裁判を経験されている方もたくさんいらっしゃると思いますが、日本にないものが米国ではたくさんあります。まず、陪審。そしてディスカバリー(証拠開示手続き)。このディスカバリーはむちゃくちゃ手間も時間もお金もかかります。そしてこのディスカバリー中も含め、やたらとアメリカで出てくるのが「ほにゃららエキスパート」;何らかのエリアの専門家、と言われる人たちです。テクニカル・エキスパート、ダメージ・エキスパート、マーケット・エキスパート、陪審エキスパート。。。。たくさんいます。

これはアメリカの裁判制度がadversarial systemで、それぞれ原告、被告が判事や陪審に対してお話をし、私の言い分のほうが正しいんですよ、ということを示すために、その道のプロを連れてきて、そのプロに「うんうん、これが正しい」と言ってもらうことでハクをつける、という感じでしょうか。(陪審エキスパートはちょっと違いますが。。。陪審エキスパートについてはまた後日。。。)

まず、テクニカル・エキスパートはどっかの大学教授とか、ずっとその技術エリアに従事してきたエンジニア、とかが多いです。そもそも米国の特許侵害裁判では、その技術を知ってる特許弁護士を雇うことのほうが多いのに、なんでさらにテクニカル・エキスパート?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ハクをつけるためです!有名な先生とかに「この技術はこういう技術で、だったら侵害してない(あるいはしてる)」と言ってもらうことで判事や陪審は「この人がそういうならそうだろう」と思うわけです。これを弁護士が言っても「そりゃあんたの客のためにはそういうよね」と思われてしまいます。

ハクをつけるなら、いいのを連れてこなきゃいけません!訴訟弁護士の腕の見せ所の一つは、どれだけネットワークを持っていて、いいエキスパートを引っ張ってくることができるか?です。この世界、狭いですから、同じ人に原告、被告の両方がそれぞれ「エキスパートやってくれませんか?」とコンタクトすることだってたくさんあります。ですから、早めに、いいエキスパートを抑えちゃう、というのはとても重要です。こういうエキスパートは大体、時給いくら(数百ドル)での契約になります。

テクニカル・エキスパートと並んで重要になるのが、ダメージ・エキスパートです。これは、「この特許が侵害されているとしたら、正当な損害賠償金はいくらでしょう」と、証言するエキスパートです。日本の特許侵害裁判では、これは原告・被告の社内の経理担当者とかが弁護士さんと一緒に計算して主張することが多いかと思いますが、これもアメリカでやっちゃえば「そりゃ自社のために金額を少なく(多く)するような計算してるんでしょ?」と取られますから、アメリカではアウトです。みんなダメージ・エキスパートを雇います。

ダメージ・エキスパートは、知財の経済的評価ができる人がいいですし、ここでも、弁護士さんがいいダメージ・エキスパートを知っていることが重要です。やはりいいエキスパートは取り合いになるんですよ。あと、損害賠償算定のフェーズって、技術議論に比べて後になる場合があるんですが、最近、クライアントさんに対して「技術議論で勝てば損害賠償算定フェーズに入ることなく決着がつきますから、損害賠償のことは後回しにしましょう」という弁護士さんが増えているようです。これは絶対やめたほうがいいです!

理由は、「損害賠償算定のディスカバリーのほうがとんでもなく時間がかかること」、そしてやはり「いいダメージ・エキスパートが先に相手にとられちゃうこと」です。後でやるにしても、エキスパートだけは先に押さえておく方がいいでしょう。あと、エキスパートといっても、「うーん、このくらい!」と、えいやっ!で数字を出せるわけではありません。やはり数値を算出するベースとなる資料が必要です。テクニカル・エキスパートは例えばエンジニアの方とお話しすれば済むかもしれませんが、ダメージ・エキスパートは通常、企画、営業、経理、調達、など、非常に多くの部門の方とお話をする必要があるんです。で、こういう職能の人は「知財侵害裁判って何よ?」ということで、まず、協力してもらうのが大変。そして、テクニカルより、ディスカバリで提出してもらう資料が膨大なんです。

最近、ダメージ・ディスカバリを後回しにする弁護士さんが多いですが、正直、良くない傾向ですねー。最低限の準備だけは、やはりテクニカルと並行してやっておくべきでしょう。そして弁護士さんが「ダメージは後回しでいいや!」と思っちゃうのは、特許侵害裁判って、技術に詳しいけど経済に詳しくない弁護士さんが代理しちゃうことが多いせいかもしれません。粗利、営業利益、経常利益の違いが分からない弁護士さん、結構いますよ。。。技術一辺倒の弁護士さんだと、損害賠償の立証がどれくらい大変か分からないから、計算くらいすぐできるでしょ?と思うのかもしれません。こういう弁護士さんはちょっと。。。。私も今まで損害賠償算定をやって、「ああ、この弁護士さんはちゃんと経理も分かってるんだ」と思った人は少ないですよー。分かっていなくても、「分からないからこそ、時間をかける」というアプローチの弁護士さんは信頼できますね。

こうして書いてみると、まだまだ訴訟に関してはお伝えしていないことが多いなあ、と改めて思います。。。反省。次回は、じゃあ、なんでダメージ・ディスカバリが大変なのか、何をしなきゃいけないのか、そのあたりをカバーすることにしますね。
# by suziefjp | 2008-08-20 07:44 | 知的財産権

知財管理不行届きの刑

日本は猛暑というのに、シカゴはなんて快適なんでしょう。。。。ここのところ、空は青空、温度は華氏で70度くらい、なんと素晴らしく過ごし易いお天気!日本の皆様すいません。。。お天気もいいことだし、バケーションシーズンでお仕事がスローだし、ということで、最近調子に乗ってブログ書いてます(笑)。来週になったらまたきっと、更新スピード激オチ。

日本でも最近「株主重視の経営」とか言われることもあるみたいですが、今日はアメリカの企業の株価の動きと知財について、です。アメリカはやはり訴訟社会ですし、特許侵害裁判なんてガンガン起きちゃうわけですが、自社の重要製品に対して特許侵害訴訟なんかが起きちゃったら大変です。恐ろしいのは賠償金より「差し止め」。。。つまり、将来の特許侵害を防ぐために、今後はその商品を売っちゃダメです、と決定されてしまうことです。

以前、ある特許侵害訴訟でやはり主力製品が差し止めになるかならないか、というケースがあったんですよ。これ、後で株価の変局点分析をすると、侵害裁判過程の中で、判事さんがある決定をしたり、という裁判の節目節目で株価が動いてることが如実にわかります。つまり、特許侵害裁判の様子を株主さんやアナリストの人達がずっとチェックしてるんですね。で、こりゃやばいぞ、このまま行ったらほんとに差し止めを食らうかも、となったら、株主が今株を売ってしまわないとまずいと、と売りに出る。そりゃあ株価も急降下です。

そうなると、売り損ねた株主は「ええい、経営者が知財をちゃんと管理しとらんからこんなことになったんじゃないか!俺の株の価値がこんなに落ちたのをどうしてくれるんだ!」、と、今度は株主代表訴訟を起こしちゃったりするわけです。(アメリカではあるんですよ。)特許所有者に訴えられ、株主に訴えられ、経営陣はまさに泣きっ面に蜂、もうアウトですな。まとめて、「知財管理不行届きの刑」になるわけです。

よく日本でこういうお話をすると、「そんなので株主代表訴訟になるの?」「株価が特許侵害訴訟の結果で動くの?」と驚かれます。あっまーい!はい、訴訟になるんですよー。はい、株価動くんですよー。

日本とアメリカって、まだまだ会社経営に関する受益者に認識差がありますよね。米国は株主第一。日本はお客様、従業員、株主っていう順番ですかね?私自身は、日本もアメリカに倣って株主第一になれ!というつもりは全くありません。賛否両論あると思いますが、実は日本企業の独自の強さの源泉って、このお客様、従業員、株主、という順番かもしれん、と思ったりもするので。。。(この仮説はまだ検証してませんけどね。)ただ、日本企業でも最近、外国株主の割合が増えてきてますよね。そうなると、「君らを知財管理不行届きの刑に処す」という株主だって出てきて不思議は無いわけです。

経営者のみなさん、知財が直接経営に跳ね返ってくる時代になりましたよ。くれぐれも知財管理不行届きの刑にならないようにご注意下さい。。。
# by suziefjp | 2008-08-15 04:18 | 知財経営
シカゴって、NYとかサンフランシスコ、ロサンゼルスに比べると日本での情報が少ないみたいです。なので、独断と偏見に満ち満ちた、私のレストラン案内をお楽しみ下さい♪そのうち、写真とともに各レストランをご案内できるよう頑張ります!

<日本料理(寿司)> KATSU
こりゃあ、もう。。。ダントツで「KATSU」です。ダウンタウン(いわゆるループと呼ばれるエリアです)から、ちょっと遠いんですよ。車が必要。タクシーだと、ダウンタウンからチップ入れて25ドル前後かな?
よくnon-Japaneseの寿司シェフが、親の敵であるかのごとく、ゴハンをぐいぐい押している寿司屋もありますが、KATSUさんは正真正銘のホンモノのお寿司を食べさせてくれます。シェフのKATSUさんと、奥さんのハルコさんが暖かく迎えてくれる激ウマお寿司やさんです。築地直送のネタなんかもあって、海外に住む日本人にとっては涙モノのお寿司屋さんです。私はヒカリモノがすきなので、KATSUの「博多巻」というサバ、しそ、しょうがなんかが入った押寿司が大好きです。ほたての握りはヤバイくらいおいしいです。お寿司が恋しくなったらおすすめです!!

<イタリアン>Coco Pazzo
ここも大好きなイタリアンです。ワリとリーズナブルで、おいしい!!ニョッキはほんとにおいしいです。ランチだとピザ(薄い生地の)の種類も多いですね。ここのピザは専用の釜(オープンキッチンでピザの釜がバー・カウンターの後ろに見えます)で焼いてて、うんまい!!ディナーだと、ピザは1種類。毎回、「今日は何のピザがあるのかな?」と楽しみです。何食べてもおいしいんですよねー、最初のサラダとかもおいしいし。デザートまで充実して過ごせるイタリアンです。

<アメリカン>Crofton on Wells
これも好きですねぇ。。。ちょっと料理が来るまで時間がかかるかなー。。。というのはありますが、来た料理は待った甲斐アリ!で、おいしいです♪私はあまりお肉が好きではないのですが、ここはベジタリアンメニューもあります。メイン料理でソバがあるんですけど、まだ試してない。。。中西部エリアでは淡水のお魚でWalleyeというのがいます。日本にはいないお魚だと思います。白身でおいしいですよ。このレストランで出てくるWalleyeは特においしいですねぇ!!もちろんデザートも、うんまいです。おもしろいのは最後、コーヒーじゃなくて、お茶のメニューが充実してるんですよ。アメリカンだけど健康志向でおいしいです。

<フレンチ>Kiki's Bistro
私のお気に入りレストランですから、高級っちゅーより、カジュアルに楽しめる場所です!メニューは典型的なフレンチ・ビストロ。私はよく、サイドにある飴色になった玉ねぎを「うんまいーーー♪」と感動しつつ食べたりします(び、びんぼう??)でも、ビストロだったら、やっぱり、オニオン・グラタン・スープは絶対おいしくないとイヤだ!とか、飴色玉ねぎがうまくないと。。。とかあるじゃないですか。ここは基本をばっちり押さえた、お友達とかで楽しめるおいしいビストロです。

<ディープ・ディッシュ・ピザ>Lou Malnati's
出ました、シカゴ名物、Deep Dish Pizza。ピザですけど、暴力的なカロリーとサイズです(笑)。キッシュみたいに分厚いんですよ。これがシカゴ名物ピザ。いくつか有名なお店がありますが、私はここのが一番好きです。トマトのソースがおいしい♪たまに「スモール」を買って友達と二人で晩御飯にしたりしますが、スモールでも半分残ります。さすがに連続はキツイので、1日おきで晩ゴハンがピザ(笑)。

と、私の中でヘビーローテーションのお店を紹介しました!まだまだおいしいお店がたくさんありますから、それは少しずつ紹介しますねー。
# by suziefjp | 2008-08-13 06:23 | シカゴグルメ
先日、日本の方から「こんなのが新聞の折込チラシに入ってました」と教えていただきました。入っていたのは、知的財産権をベースとしたファンドの宣伝!知的財産権のライセンス収益で配当が出るらしいです。

日本は米国に比べると知財の活用・流通がなかなか進まないなー、と思っていただけに、知財ファンドが一般家庭向けの新聞の折込チラシになるとは驚きです。いやはや。このファンド自体はどのようなものかよく分かりませんが、とにかく、知財が日本でもとても話題なのだなー、ということだけは分かりました(笑)

そこで知財ファンドについて少しお話しを。このチラシをネタに米国で実際に知財ファンドをやっている人とお話しをしました。彼曰く、

「一番大切なのは、配当を生むベースになっている知財が何か。技術分野は何か、知財のタイプ(特許権、著作権、商標権などなど)は何か。これがわからないと、本当にリターンが出るのかどうかも判断できないし、そもそもリスクの程度が分からない。」

ま、そりゃそうだ。ちなみに日本の折込チラシにはどんな知財なのか、一切情報がありませんでした。詳細を知るための電話番号が書いてましたから、電話したら教えてくれるんでしょうね。

ベンチャー企業が知財を担保にしてファンドを求める場合、確定した特許「権」ではなく、特許出願のリストを出してきて、「こんなにいい技術があるんだ!これを担保にして出資してくれ!」というお話も多いですね。特許出願って実は扱いが難しいですよ。出願って、まだ権利として確定していないから、審査の段階で「うーん、ここはちょっとダメだよー。これ、修正してよ。」なーんて言われちゃって、中身が変わることだって十分あるわけですよね。

それでもまだ権利になればいいですが、最後の最後で「やっぱ登録してあげなーい」なんてことで拒絶されることだってあります。なので、我々があるポートフォリオを評価するときには、出願は基本的に定性的な傾向を見るのに用いますが、定量的評価には入れません。これ、結構「過小評価」として所有者から文句言われます(苦笑)。ただ、やはり権利として確定していないものは、リスクがあるのは当然ですし。。。出願って、なんだか過大評価されることが多いように思います。もちろん、目の付け所がいい、とか、これがこのまま権利化したら、すげーことになるぞ!なんてこともあります。一方、権利化したら期待してた技術範囲と違ってた、なんてこともあるわけですから、ここはリスク判断でしょうか。少なくとも、出願にはそういうリスクがある、ということは知っておく必要がありますよね。

最後に、よくあるのが「この技術はXXXXという技術規格に必要な技術だ。これを担保にして出資してくれ。」とかいう売り込みですね。例えば、DVD、最近だとブルーレイとか、そういう技術規格がありますよね。あれって、規格を作るときに必須特許を持つ皆さんが集まっていろいろ決めるわけですけど、そういうのには入ってないけど、この技術は使う、と。これも、「気持ちは分かるけど。。。」ですね。規格に入る、入らないの評価って、厄介なんですよ。うちの会社にも「ある規格に使いそうな特許があれば買いたい。そういうのを探して欲しい」とおっしゃるお客様もいらっしゃいますが、これ、難しいんですよ。。。特に通信規格とかになってくると、バージョンなんちゃら、とか果てしなくあったりしますし、その規格のサブカテゴリー、サブサブカテゴリーとか細分化されていたりして、もう、何を見ればそもそも規格自体が理解できるのさ!?という感じです。うちの会社、知財評価は得意ですけど、規格モノの知財評価については、その規格のプロ、と言われる外部の人をあえてアドバイザーとかで雇ったりして評価を一緒にします。

「規格で使う技術!」とか言われちゃうと、なんかファンドとしても儲かりそうじゃないですか。だから結構、ファンドの売り文句として使われるケースはあるみたいです。

知財ファンドに関しては、少なくとも、対象知財が何か、権利確定してるのか、ある規格に使われる技術だというなら、本当にそうなのかくらいは最低チェックしてから、お金を出してみることをお薦めします。。。と、いうか、そういう情報をちゃんと先に提供してくれるファンドなら、まず最初のチェックポイントはクリア!ということだと思っていいのかな、と思います。
# by suziefjp | 2008-08-13 05:50 | 知的財産権

知的財産権のお話を中心に、たべもののこと、アメリカのこと、いろいろお話ししていきますね♪


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