米国知的財産権日記

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アリス判決その後 

米国特許を扱う方は皆さんご存知であろうアリス判決、正確には「Alice Corp. v. CLS Bank International」判決といいますが、これは2014年の最高裁判決です。この事件では「そもそも特許として保護され得る対象物って何なの?」というのが争われました。ある種のコンピュータープログラムに関する発明は米国特許法101条にいう特許として保護され得る発明に当たらなず、そうした発明の特許は無効、というようなことが最高裁によって明示されたものです。
アリス判決で問題になったのは決済リスクを軽減する金融取引に関するコンピュータープログラムでした。このプログラムが「抽象的概念」に過ぎず、特許として保護され得ない、と判断されたものです。この判決が出た直後、コンピューターソフトウェアに関する特許が取りにくくなるぞー、とか、たくさんのコンピュータープログラムに関する特許がこれから無効化されるぞー、とか大騒ぎになりまして、で、今もその余波は続いています。

実際にこの判決後、特許トロールがコンピュータープログラムに関する特許で訴訟を仕掛けたときに、被告が訴答を提出する前に「そもそも侵害主張された特許は特許法101条に該当する発明ではないのでこの特許は無効である、よってこの訴訟は取り下げられるべき」という取り下げ申し立てをするケースが増加しました。そして米国特許庁としても、何は特許保護の対象になり得て何はなり得ない、ということを明確にしないと審査官も出願人もみんな困っちゃうよね、ということでちょこちょこ「何は特許として保護され得るよ」という点についてのガイダンスを発行しています。

2016年5月4日付で、また最新の審査官向けガイダンスが出ました。タイトルはあえて日本語で言うと「特許事由適格性にもとづく拒絶の考え方と、そうした拒絶通知に対する出願人回答の評価方法」ってところでしょうか。ポイントとしては、特許事由適格性要件は、まず、出願にある発明が特許法101条で特許保護の対象とされる「process, machine, manufacture, composition of matter、もしくはその改善されたもの」に当たるか否か、を判断せよ、とのことです。抽象的なアイデア、自然法則、自然現象、自然の産物、はそれに当たらないのでダメですよ、と。で、101条にもとづく拒絶通知の発行にあたっては、出願のどの部分がそういう抽象的なアイデア、自然法則、自然現象、自然の産物に該当するのか、ちゃんと書きなさいよ、と。まずこれが第1ステップです。

で、第2ステップとして、出願にある「抽象的なアイデア、自然法則、自然現象、自然の産物」以外の要素を個別に、あるいは組み合わせて勘案しても、出願にある発明は抽象的なアイデア、自然法則、自然現象、自然の産物以上のものにはなり得ないかを判断せよ、とのことです。

なお、こうした判断をするにあたって、審査官がテキトーに決めてしまわないように「これまでに判例でどういったものが抽象的アイデアだと判断されたか、のまとめ表を作ってあるので、それを見ながら判断するように」と、ちゃんとガイドラインを設定しています。こういうのは便利なので、いつまでリンクが有効か、の不安はありますが、できるだけリンク貼っておきますね。これまでにも米国特許庁は何がprocess, machine, manufacture, composition of matterに該当するのか、の例も発表してますし、あと、特許アウトな抽象的アイデア例特許アウトな自然の産物例、も発表していますのでご興味ある方、実務に関連ある方はぜひご覧になってみてくださいね。

ちなみにDocket Navigatorという会社が出している2015年の年間統計の一つとして「特許侵害訴訟における101条にもとづく特許無効申立の成功率」データを出しているのですが、それによると、全国平均で成功率は56%だったそうです。2015年には特許侵害訴訟における101条ベースの無効申立が全国で200件ほどあったみたいですが、そのうち100件以上が成功、とな。訴えられる方からみたら悪くない数字かなー、と思います。
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by suziefjp | 2016-05-20 06:50 | 知的財産権 | Comments(0)
今日、最高裁がLachesディフェンスが特許侵害事件で許されるべきか、について決定をするぞ、という決定をしました。Lachesっていつも良い翻訳がなくて、そのまま「ラッチェス」と言ったりするのですけど、意味は「特許権者が被疑侵害を知りつつ、侵害に対してアクションを取るのがすごーく遅れたら損害賠償回収できませんよ」というものです。

で、なんで今これがすごく注目されてるか、といいますと、著作権法との整合性の問題です。最高裁判所が決定したPetrella事件では、最初の著作権侵害から18年たって侵害訴訟が起こされました。で、連邦地裁と控訴裁は「18年は遅すぎ!」ということで略式判決で訴訟裁判を取り下げました。これに対して最高裁は「いやいや、著作権法は507条で明確に『侵害から3年以内に裁判しなさい』と書いてるじゃないの。だから、提訴の日から遡って3年以内に発生した侵害行為についての損害賠償をLachesディフェンスで逃れようたって、そうはいかねえぜ!」と判示しました。すなわち、著作権侵害においてlachesディフェンスの適用は否定されたわけです。

さてこれとは別にある特許侵害事件があり、そこでは特許権者が最初に侵害催告をした後、被疑侵害者に「こうした先行技術に照らしてこの特許は無効だと思いますが」と言い返され、それから約7年経過してから特許侵害訴訟を提訴しました。被疑侵害者は特許法282条の防御の一つとしてlachesを主張し、提訴の日以前に発生した侵害に関する損害賠償は回収不可であることを主張し、連邦地裁はこれを認めました。これに対して特許権者は「特許法286条では提訴の日から6年超遡って損害賠償を回収することは不可、と明示している。著作権法における最高裁のPetrella判決を勘案すると、こうして法律で6年と明示されている以上、6年の損害賠償回収は許されるべきで、著作権法と同様にlachesによる防御は特許法でも許されるべきではない」と主張し、この問題について連邦巡回控訴裁判所が昨年秋に決定を下しました。

連邦巡回控訴裁判所は、特許法286条(損害賠償の回収を6年に限定)は282条(lachesを含む色々なディフェンス)とは相反するものではないし、特許侵害についてlachesディフェンスにもとづいて提訴の日以前の損害賠償回収を許さないことはPetrella事件と整合性を欠くものではない、と判示しました。今回、この事件が最高裁まであがり、最高裁が「特許侵害事件においても著作権法と同様にlachesディフェンスによる損害賠償回収の否定は許されるべきではない」とすべきか否か、を決定することになります。

表面だけみるとなんだかややこしいんですけどね、実は連邦巡回控訴裁判所は良いポイントを明確にしているんですよ。著作権法507条は「侵害から3年以内に提訴しないとダメよ」という「時効」を規定している一方、特許法の286条は「提訴の日から6年超遡って損害賠償は回収できないよ」という救済措置の範囲を定義しているに過ぎず、時効に関する規定ではありません。ですから、連邦巡回控訴裁判所は282条におけるディフェンスの一つとしてlachesがあり、アクションを取るのが遅れた人は提訴の日以前の損害賠償回収はできませんよ、という内容と286条は全く問題なく並存できるものであるし、さらに時効を定めた著作権法507条と、損害賠償の範囲を限定するにすぎない特許法の282条、286条は性質を異にするものであり、282条のlachesを適用して提訴以前の特許侵害に関する損害賠償を否定することは、最高裁のPetrella判決に反するものではない、としたわけです。

なお、最高裁はすでに商標法ではlachesは有効なディフェンスである、と判示しています。米国の著作権法、商標法、特許法を比較すると、実は時効の規定があるのは著作権法だけです。その代わり、著作権法には特許法にいう286条(6年限定)や282条(laches含むディフェンス)のような損害賠償限定の規定がありません。そして商標法は著作権法と特許法の間のような形で、時効の規定がなく、特許法286条(6年限定)の規定もなく、ただし特許法282条(laches含むディフェンス)類似の規定が存在します。

さて、こうした状況で最高裁は特許法のlachesディフェンスについてどんな決定をするのでしょうか?個人的には、時効がない特許侵害についてはlachesによる損害賠償の限定を認めるべきだと思いますし、そのことがPetrella判決にそぐわないものだとは思えません。最高裁での決定までに、おそらく色々な企業や法律協会がそれぞれの意見を最高裁に提出すると思います。特許トロールに攻撃されるような大企業は被疑侵害者が主張するように「特許侵害におけるlachesディフェンスは維持されるべき」という意見書を出すでしょうし、特許権を主張したい人達は「Petrella判決に照らして、特許法におけるlaches主張による損害賠償限定は許されるべきではない」という意見を出すと思います。

最高裁判決が出たら、またここで報告させていただきますね!
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by suziefjp | 2016-05-03 05:27 | 知的財産権 | Comments(0)

知的財産権のお話を中心に、たべもののこと、アメリカのこと、いろいろお話ししていきますね♪


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