米国知的財産権日記

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前回報告しました裁判管轄地の適性判断基準、「通常かつ確立した事業地」に関するテキサス東部地裁のギルストラップ判事による解釈ですが、連邦巡回控訴裁判所が「広すぎ~~!」という判断を9月21日に出しました。連邦巡回控訴裁判所は①物理的存在がその地区になくても、その地区で『通常かつ確立した事業地』が認められ得るのか、そして②在宅勤務社員がその地区にたまたま居住すれば、それは『物理的存在』なのか、の二点を判断したわけですが、①については何らかの物理的、地理的存在が必要、とし、②についてはたまたま在宅勤務者の家がある、というだけでは足りない、としました。連邦巡回控訴裁判所の意見書はこちらからご覧いただけますので、ご興味のある方はリンクがあるうちにご覧くださいね。

連邦巡回控訴裁判所はまず大前提として、被告の「通常かつ確立した事業地」とみなされるには「物理的存在」があること、「通常かつ確立した存在」があること、そしてそうした場所が「被告がコントロールする場所」であること、の3点が満たされることが必要である、としました。

「物理的存在」であるためには、その場所から事業が行われていること、例えば小売店舗だとか工場だとか、支店とかまではいかなくても、その場所に在庫が置かれているとか、お客様に配るためのカタログがそこに積まれているとか、その程度のことはやっぱり必要だよね、と。そして「通常かつ確立した存在」として、まず「通常」に関しては、安定しているとか、統一性があるとか、秩序だっているとか、組織的な存在だとか、そういうのじゃなきゃね、と。そして「確立した」に関しては定着しているもの、と。なので、例えば半年に一度、同じ展示会場で開催される業界イベントに必ず参加しているとしても、そうした参加はあくまでも「一時的なもの」に過ぎず、その展示会場の存在する地区に「通常かつ確立した存在」がある、とは言えない、とのことです。一定期間、例えば5年ずっとそこに定着した組織がある、などの場合は「通常かつ確立した存在」がある、と言えそうです。最後の「被告がコントロールする場所」ですが、在宅勤務社員の家がその地区にあるとしても、被告会社がその家を所有していたり、家賃を負担していたり、というわけではなく、従業員が会社の許可なく自らの意思で引っ越して良いような場合、これは「被告である会社がコントロールす場所」とは言えない、とのことです。なので、もしアメリカにも社宅なるものがあるのであれば、社宅だったりすると「被告がコントロールする場所」に該当するのかな、と思います。しかし会社として「自宅からちゃんと働いてくれるんであれば、自宅の場所はどこでもいいし、好きに引っ越してもらっていいっす。」的な在宅勤務であれば、そうした在宅勤務場所は「会社がコントロールする場所」にはならない、ということになります。

今回の事件では、在宅勤務社員の自宅がテキサス東部地裁にあったわけですが、連邦巡回控訴裁判所は、その自宅に在庫やカタログがあるわけではないし、被告がその自宅を所有していたり家賃を払っていたりするわけでもなく、かつ、在宅勤務者の意思で引っ越しも出来る、という状況では、在宅勤務社員の自宅を被告の『通常かつ確立した事業地』とすることは不適切、としました。

インターネット時代で、これからも在宅勤務者が増えていくことが予想されます。今回連邦巡回控訴裁判所が出した判断をふまえて、在宅勤務者の取り扱いを社内規定で明確にしておくのもリスク管理の一つとして良いかもしれませんね。


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# by suziefjp | 2017-09-26 02:58 | 知的財産権 | Comments(0)
なんと2017年もはや4分の3が終わろうかという今日この頃。。。早いっ!
そんなわけで、以前報告させていただいた最高裁判所のTC Heartland判決からも約4ヶ月。TC Heartland判決が出るまでは、裁判管轄地の適性判断基準のひとつである「通常かつ確立した事業地」(regular and established place of business)が特許裁判で検討されることはほとんどありませんでしたが、TC Heartland判決を受けて、少しずつですがこの文言をいかに解釈すべきか、という判決が出てき始めているので少し紹介しますね。

まずはTC Heartland判決の影響で特許侵害裁判提訴数が激減したテキサス東部地裁ですが、有名判事のギルストラップ判事がRaytheon Co. v. Cray, Inc., Civil Action No. 2:15-CV-01554-JRG, 2017 U.S. Dist. LEXIS 100887 (E.D. Tex. June 29, 2017)という事件において、この文言をどう解釈するか、について述べています。はなはだテキトーではございますが、翻訳すると以下のような感じです:

まず最初にテキサス東部地裁管轄地に被告が保有する、資産、在庫、インフラ、人材といった物理的存在の程度を検討する。小売店や倉庫、その他の施設がこの地区にあるのなら、テキサス東部地裁に「通常かつ確立した事業地」あると判断する方向に大きく傾くであろう。。。次に、被告が対内、対外的にこの地区に自らが存在しているということをどの程度知らしめているかの程度を検討する。3つめには被告がこの地区における自らの存在からどの程度利益を得ているかを検討するが、これは売上額の検討に限定するものではない。最後に、裁判所は被告がこの地区に存在する潜在顧客、顧客、ユーザー、その他にターゲットを絞って行うやりとりの程度、地域に絞ったカスタマーサービスや、この地区で継続する契約関係、ターゲットを絞ったマーケティングといったものを含めて、その程度を検討する。

これに対しては、「これでは広く『通常かつ確立した事業地』が認められることになり、TC Heartland判決の影響を皆無にしてしまうに等しい」と、かなりの批判が出ていました。また当事者であるCray Inc.もこの決定を不服として連邦巡回控訴裁判所に控訴しています。控訴申立書においてCray Inc.は「物理的存在がその地区になくても『通常かつ確立した事業地』が認められる得るのか」、「在宅勤務の社員がその地区にたまたま居住すれば、それは『物理的存在』とされるのか」の二点を具体的な問題として連邦巡回控訴裁判所にたずねています。特に後者は、インターネットの普及で在宅勤務が増えつつある中、非常に重要な問題になるのではないかと思います。連邦巡回控訴裁判所がこの控訴を取り上げるかは本日時点では未定です。

一方、TC Heartland判決の影響で(多くの会社がデラウェアを設立登記地としているため)特許侵害裁判提訴数が逆に激増しているデラウェア州では、最近になって「小売店舗などが必要とまでは言わないが、何らかの物理的存在は必須」という判決を出しています。その事件では、被告はデラウェアを含む全米で製品を販売しており、営業さんはデラウェア内の顧客とコンタクトがあるが営業さん自身がデラウェア在住ではなく、かつて一人の営業さんが19ヶ月ほどデラウェアに住んでいたが、その人はデラウェアの顧客担当ではなかったし、かつ、その営業さんはすでに会社をやめている、という状況でした。この状況ではデラウェアに物理的存在があるとは言えない、とされました。この一方で、つい最近、Bristol-Myers Squibb Company et al v. Mylan Pharmaceuticals, Inc., 1-17-cv-00379 (DED September 11, 2017)という事件では、デラウェア連邦地方裁判所の管轄権が認められたのですが、これは製薬系の方ならよくご存知のAbbreviated New Drug Application (ANDA) 訴訟の事件です。裁判所は、被告自身はデラウェアに物理的存在を持たないものの、被告は大きなグループ会社の一員で、そのグループ内で規制当局の認可を得る役割を担っており、被告自身が頻繁にデラウェア連邦地方裁判所にANDA訴訟を申し立てていること、被告の働きによって裁判に勝利すればグループのジェネリック薬がデラウェアを含む全米で広く販売されること、そのグループ会社にはデラウェアで設立登記されている会社が多く含まれること、は、被告の「通常かつ確立した事業地」の有無の判断において大きく考慮されてしかるべき、としました。都合よくデラウェアの裁判所をしょっちゅう使ってるのに、自分に都合が悪いときは「デラウェア関係ない」って、それはダメでしょ?ってな感じでしょうか。

管轄地判断における「通常かつ確立した事業地」解釈に関する判決はまだこれからも出てくると思いますので、適宜アップデイトしていきたいと思います!





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# by suziefjp | 2017-09-19 02:06 | 知的財産権 | Comments(0)
今回の会期が終わるまでに最高裁判所が決定するだろうと期待されていた知財関連・日本関連の事件は3つありました。うち二つ、TC HeartlandWater Splashについては5月に報告したとおりです。そして3つ目の「Impression Products, Inc., v. Lexmark International, Inc.」についても実は5月末に決定がでました。このImpression Products事件は特許消尽に関するものです。判決文は最高裁判所が公開してくれているうちにこちらからどうぞ。

Impression Products事件は、プリンタトナーの再充填業者が空カートリッジにトナーを再充填して販売した場合、そうした販売はそのカートリッジをもともと販売したメーカーさんがそのトナーカートリッジに関して所有している米国特許を侵害し得るのか、が主な問題でした。もともとのメーカーさんが、例えば日本であるカートリッジを販売したとします。で、それを使い終わったユーザーさんが再充填業者に空カートリッジをあげちゃって、で、再充填業者がトナーを再充填したカートリッジを今度はアメリカで販売したとします。で、そのカートリッジにはもともとのメーカーさんが持っている米国特許技術が使用されていた、と。そういう時に、この米国で販売された再充填カートリッジは、もともとのメーカーさんの米国特許を侵害するのか!?がお題でした。

で、回答は「しないよーん。」と。つまり、どこの国であろうが、一回販売しちゃったら、その販売した製品については、自分が持っている米国特許を権利行使できないよ、と。いわゆる特許消尽ですね。また、この事件では、もともとのメーカーがカートリッジを販売するときに「このカートリッジの再使用や再販は固く禁じます」と一筆そえて販売していたんですな。で、そうした制限を特許侵害裁判を通じて強制できるのか、というのも問題点として挙がっていました。で、これに対する答えも「だめよーん。」と。そうした制限をつけていても特許侵害がらみとしては制限を強制できない、ということになりました。これ、事件の当事者になったのはレックスマークですが、レックスマークに限らず、トナーの再充填問題で頭が痛いプリンターメーカーさんはますます頭が痛くなっちゃいますよね。カートリッジの販売ってプリンターメーカーさんのドル箱なのに。。。

でも、特許の独占ライセンス契約とかで、ライセンシーAに地域Xでの独占使用権を与えて、ライセンシーBに地域Yでの独占使用権を与えて、、、みたいなのもありますよね?で、Bが自分が地域Yじゃなくて、地域Xに物を持ち込んだらどうなるのよ?ってのはありますが、これは「Bによる特許侵害」として争うのではなく、Bによる契約違反、つまり契約法の中で争え、というのが最高裁判所の立場です。だからカートリッジの販売時に「このカートリッジの再販・再使用は、再充填業者への譲渡・販売を含めて固く禁じます。」という条件で販売したにもかかわらず、ユーザーさんが再充填業者にこの空カートリッジを譲渡しちゃって、その再充填業者が再充填カートリッジを販売しちゃったら、メーカーさんは再充填業者に特許侵害を主張できませんが、ユーザーさんに対して販売契約違反を主張できる、ということです(まあ、ユーザーさんをいちいち追っかけられるか、というとメーカーさんにとってはビミョー。。。)

とりあえず、7月末までに出るだろうと期待されていた特許・日本関連の最高裁事件はこれで決定が出尽くした感じです。最高裁判所判事の皆さんも夏のバケーションを楽しみにしているかもしれません♪



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# by suziefjp | 2017-06-10 03:29 | 知的財産権 | Comments(0)

管轄と送達と日本企業

ちょっと最高裁判所判決のインパクトが大きいので、5月、頑張ってアップしております!珍しくこんなに頑張ったら6月は燃え尽きて「あしたのジョー」状態だな。。。

米国は5月29日(月)がメモリアル・デーの祝日で3連休でした。その間にTC Heartland事件とWater Splash事件と日本企業の関係を「管轄と送達と日本企業」として、「部屋とYシャツと私」(古いっ!)的にもんもんと考えてたんですけど、どうもすっきりしない。TC Heartland事件報告のときに、日本企業だけが特許侵害裁判で訴えられるとしたら、、、を少し検討しましたが、この事件で問題になった米国民事訴訟規則の1400(b)条は国内企業に適用することが明言されているので、この解釈は日本企業には適用されないんですね。じゃあ米国外に居住する人達はどこで訴えられるのか、っていうと、1391(c)(3)条ってのがありまして、そこでは「a defendant not resident in the United States may be sued in any judicial district, and the joinder of such a defendant shall be disregarded in determining where the action may be brought with respect to other defendants.」とあります。すなわち、「米国に居住しない被告については、米国内のどこででも訴えられますよ、ただし、そうした非居住被告と一緒に提訴される在米被告に関する管轄地について、非居住被告と一緒に提訴されるからどこでも訴えられる、ってわけじゃなくて、当該在米被告に関する管轄地の判断には影響しませんよ。」と。なので、やっぱり在米子会社と一緒に日本親会社が提訴される場合は、在米子会社の管轄地に引っ張られると思います。

問題は日本親企業が単独で提訴されたら、、、ですけど、その場合は1391(c)(3)条だと「米国内のどこででもいいですよ」となってしまうわけです。ここで注目したいのは、TC Heartland事件の最高裁判所意見書の7ページにある脚注(PDF文書のページ番号だと10ページ)なんです。ここにしっかり「この判決では外国企業の特許侵害事件の管轄地に関する意見は述べません」とあります。こういうのって最高裁判所判決によくあるんですよ。そこまで決まったら次はこの点絶対もめますよ、的なところを「本件ではそこまではカバーしません、あしからず」みたいなのが!!で、こういう予告編みたいな脚注にあるトピックって、それ以降の事件でクローズアップされて数年後に最高裁にあがる、なんてのが結構あるんです。

この脚注で引用されているBrunette Mach. Works, Limited v. Kockum Industries, Inc.という最高裁判決ですが、この判決では最高裁判所は「外国人に対する訴訟は米国連邦管轄法のカバー外である」と述べたんです。で、この判決後、1391条が改正されて今みたいな「米国に居住しない被告はどこででも訴えられまっせ。」てなものになったんです。TC Heartland事件でわざわざ最高裁判所が「外国企業の特許侵害裁判管轄地に関してここでは述べませんよ」と言っているのは、「でも、述べて欲しいと要請が来たら述べるかもね。」みたいなサイン???だとしたら、将来、この問題が最高裁判所にあがれば明確にされるかもしれません。

とりあえず、そういう明確化がない状態でありそうなパターンを考えてみると、自分に都合の良い管轄地で訴えたい特許権者がわざと日本親会社だけを提訴することもあるかもしれません。その場合、Water Splash判決が今ひとつクリアではないので、日本側としては、「日本の裁判所書記官から郵送されていない」ケース、あるいは、「これまでどおりのハーグ条約上の送達手続きがとられていない」ケースでは送達無効を主張するのが良いのかな、と。もし送達がちゃんとしていて、全然関係ない場所で提訴された場合、その点を最高裁判所の呼び水に応じて争うべきか、あるいは、そこは争わないべきか、、、うーん、考えどころです。(どっか強気の外国企業がここ争ってくれないかなー。。。)

いわゆる和解金狙いの特許トロールは「日本企業だけを訴えると送達だけでもめるかもしれない」「めんどくさい送達にコストと時間かけたくない」「ディスカバリはヤル気ないけど、和解圧力のためにデポジションやるぞ!とか言っても、じゃあ日本の米国大使館か領事館まで来なさいよ、って言われる」「もし日本企業が本気になって、外国企業に関する特許侵害裁判管轄を最高裁まで争うぞ、みたいな感じになったらめんどくさい。。。」とか色々考えてテキサス東部で訴えることを優先して日本企業だけを訴える、というのはしないかもしれませんね(あくまでも希望的観測ですけど。。。)TC Heartland事件報告 で申し上げたような直接侵害・間接侵害の問題はすっとばして1391(c)(3)条にもとづいて、日本親会社だけを好きな場所で訴えてくる特許トロールが出てくるか、しばらく様子をみておきたいと思います。何か顕著な傾向が出てきたらまた報告しますね。



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# by suziefjp | 2017-05-31 03:50 | 知的財産権 | Comments(0)
最高裁判所がガンガン判決を出してくるんで、こちらも追いつくのが大変です。。。

やはり2016年12月に「日本企業への特許侵害裁判訴状送達が郵便でオッケーになるかも?」で紹介しましたWater Splash, Inc. v. Menon (No. 16-254)事件も2017年5月22日に判決が出ました。が!日本企業への訴状送達が郵便でオッケーなのかどうか、イマイチ分からぬ、、、というのが本音でして。。。

問題の最高裁判所判決はこちら。これも最高裁版所ウェブサイトが掲載してくれている間にご覧下さいね。最高裁判所はこう決定しています:in cases governed by the Hague Service Convention, service by mail is permissible if two conditions are met: first, the receiving state has not objected to service by mail; and second, service by mail is authorized under otherwise-applicable law. つまり、送達先国がハーグ条約批准国の場合、①ハーグ条約における郵送での送達を当該国が拒否しておらず、②その他適用される法律で郵送が可とされている、という2つの条件が満たされる場合は郵送による訴状送達が可能、とな。①は以前申し上げたとおり、日本は拒否していないのでクリア、として、問題は②です。②の条件について最高裁判所が「ほら、ここにそうあるでしょ?」という意味で引用した判例が「Brockmeyer v. May, 383 F.3d 798 (9th Cir. 2004)」という事件なんですが、この事件では①ハーグ条約は郵送を認めている、②しかしその郵送方法についてまでハーグ条約は明示していないため、郵送方法を定めた米国連邦民事訴訟規則を見たところ、今回の郵送は米国連邦民事訴訟規則の要件を満たさないため、アウト!として、在英国の被告への郵送送達を無効としています。

この事件にある「米国連邦民事訴訟規則」ですが、4(f)条に外国への送達に関して具体的に定めた条文があります。4(f)条いわく「外国への送達に関する条約が無い場合、あるいは条約があり当該条約で許されている送達ではあるがその条約に送達方法が明示されていない場合、は、送達先国の法律で禁じられていない限り、(i) 手渡し、または(ii)担当判事書記官による、受領確認を要請するいかなる郵送方法、の、いずれかでの送達が可能」としています。Brockmeyer事件では、担当判事書記官が英国の被告に郵送したのではなく、原告が被告に直接郵送したため、それは「その他適用される法律」である「米国連邦民事訴訟規則」の要件を満たさないために無効だよ、となったわけです。

これをふまえて日本ではどーなるの?と考えると、日本の法律が外国裁判における在日本当事者への郵送送達を禁止しているのか?が、まず最初のポイントになります。私は日本の法律にあまり詳しくないので、何か日本法の中に外国裁判における在日本当事者への郵送送達を禁止する法律や条文があるのか分からない。。。もしご存知の方いらしたらぜひ教えてください!で、仮に外国裁判における在日本当事者への郵送送達を禁止する法律や条文がない、とすると、そのことを持って「(A)郵送送達を禁止していないと解釈すべき」なのか、「(B)日本国内の送達に関する規定を外国裁判にも自動的に適用すると解釈すべき」なのかが分からない。。。仮に(A)だとすると、Brockmeyer事件を参照して、米国連邦民事訴訟規則4(f)条の要件を満たす送達であれば可、すなわち、「米国の担当判事書記官による受領確認を要請した郵送方法」であれば送達有効、となります。で、「(B)日本国内の送達に関する規定を外国裁判にも適用すると解釈すべき」だとすると、12月の記事でも申し上げたように、日本国内の裁判では職権送達主義(=国内訴訟の訴状送達は裁判所によりなされなくてはならない)が取られています。これを「日本国内の裁判所書記官により送達されなくてはならない」と厳格に解釈すべきなのか、あるいは、「外国の裁判所書記官に送達されれば可」と解釈すべきなのか、が、今度は分からない。。。

とりあえずの対策としては、「米国裁判の担当判事書記官による受領確認を要請した郵送方法」以外で郵送送達された場合は、「(日本の法律が郵送送達を禁止していないとしても)米国連邦民事訴訟規則4(f)条の要件を満たさない送達なので無効」と主張して良いと思います。問題は、「米国裁判の担当判事書記官による受領確認を要請した郵送方法」で郵送送達された時に、「日本の法律では郵送送達そのものを禁止している」、あるいは「日本国内の裁判所書記官による送達でなくてはならない」と主張して、送達の無効を争うことが出来るか、が、謎なことなんですよ。これ、誰か日本の弁護士さんでお分かりの方がいらしたら本当に教えて欲しいです!!

なんだかすっきりしないオチになってしまって申し訳ない。繰り返しですが、とりあえず、「米国裁判の担当判事書記官による受領確認を要請した郵送方法」以外で郵送送達された場合は送達無効を主張できるであろう、というのが現段階での結論かと。これを「結論」とか呼んだら「結論」が怒ってくるよなー、と、自分でも思うレベルの報告ですいません!



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# by suziefjp | 2017-05-26 03:29 | 知的財産権 | Comments(5)

知的財産権のお話を中心に、たべもののこと、アメリカのこと、いろいろお話ししていきますね♪


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