米国知的財産権日記

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最高裁判所がガンガン判決を出してくるんで、こちらも追いつくのが大変です。。。

やはり2016年12月に「日本企業への特許侵害裁判訴状送達が郵便でオッケーになるかも?」で紹介しましたWater Splash, Inc. v. Menon (No. 16-254)事件も2017年5月22日に判決が出ました。が!日本企業への訴状送達が郵便でオッケーなのかどうか、イマイチ分からぬ、、、というのが本音でして。。。

問題の最高裁判所判決はこちら。これも最高裁版所ウェブサイトが掲載してくれている間にご覧下さいね。最高裁判所はこう決定しています:in cases governed by the Hague Service Convention, service by mail is permissible if two conditions are met: first, the receiving state has not objected to service by mail; and second, service by mail is authorized under otherwise-applicable law. つまり、送達先国がハーグ条約批准国の場合、①ハーグ条約における郵送での送達を当該国が拒否しておらず、②その他適用される法律で郵送が可とされている、という2つの条件が満たされる場合は郵送による訴状送達が可能、とな。①は以前申し上げたとおり、日本は拒否していないのでクリア、として、問題は②です。②の条件について最高裁判所が「ほら、ここにそうあるでしょ?」という意味で引用した判例が「Brockmeyer v. May, 383 F.3d 798 (9th Cir. 2004)」という事件なんですが、この事件では①ハーグ条約は郵送を認めている、②しかしその郵送方法についてまでハーグ条約は明示していないため、郵送方法を定めた米国連邦民事訴訟規則を見たところ、今回の郵送は米国連邦民事訴訟規則の要件を満たさないため、アウト!として、在英国の被告への郵送送達を無効としています。

この事件にある「米国連邦民事訴訟規則」ですが、4(f)条に外国への送達に関して具体的に定めた条文があります。4(f)条いわく「外国への送達に関する条約が無い場合、あるいは条約があり当該条約で許されている送達ではあるがその条約に送達方法が明示されていない場合、は、送達先国の法律で禁じられていない限り、(i) 手渡し、または(ii)担当判事書記官による、受領確認を要請するいかなる郵送方法、の、いずれかでの送達が可能」としています。Brockmeyer事件では、担当判事書記官が英国の被告に郵送したのではなく、原告が被告に直接郵送したため、それは「その他適用される法律」である「米国連邦民事訴訟規則」の要件を満たさないために無効だよ、となったわけです。

これをふまえて日本ではどーなるの?と考えると、日本の法律が外国裁判における在日本当事者への郵送送達を禁止しているのか?が、まず最初のポイントになります。私は日本の法律にあまり詳しくないので、何か日本法の中に外国裁判における在日本当事者への郵送送達を禁止する法律や条文があるのか分からない。。。もしご存知の方いらしたらぜひ教えてください!で、仮に外国裁判における在日本当事者への郵送送達を禁止する法律や条文がない、とすると、そのことを持って「(A)郵送送達を禁止していないと解釈すべき」なのか、「(B)日本国内の送達に関する規定を外国裁判にも自動的に適用すると解釈すべき」なのかが分からない。。。仮に(A)だとすると、Brockmeyer事件を参照して、米国連邦民事訴訟規則4(f)条の要件を満たす送達であれば可、すなわち、「米国の担当判事書記官による受領確認を要請した郵送方法」であれば送達有効、となります。で、「(B)日本国内の送達に関する規定を外国裁判にも適用すると解釈すべき」だとすると、12月の記事でも申し上げたように、日本国内の裁判では職権送達主義(=国内訴訟の訴状送達は裁判所によりなされなくてはならない)が取られています。これを「日本国内の裁判所書記官により送達されなくてはならない」と厳格に解釈すべきなのか、あるいは、「外国の裁判所書記官に送達されれば可」と解釈すべきなのか、が、今度は分からない。。。

とりあえずの対策としては、「米国裁判の担当判事書記官による受領確認を要請した郵送方法」以外で郵送送達された場合は、「(日本の法律が郵送送達を禁止していないとしても)米国連邦民事訴訟規則4(f)条の要件を満たさない送達なので無効」と主張して良いと思います。問題は、「米国裁判の担当判事書記官による受領確認を要請した郵送方法」で郵送送達された時に、「日本の法律では郵送送達そのものを禁止している」、あるいは「日本国内の裁判所書記官による送達でなくてはならない」と主張して、送達の無効を争うことが出来るか、が、謎なことなんですよ。これ、誰か日本の弁護士さんでお分かりの方がいらしたら本当に教えて欲しいです!!

なんだかすっきりしないオチになってしまって申し訳ない。繰り返しですが、とりあえず、「米国裁判の担当判事書記官による受領確認を要請した郵送方法」以外で郵送送達された場合は送達無効を主張できるであろう、というのが現段階での結論かと。これを「結論」とか呼んだら「結論」が怒ってくるよなー、と、自分でも思うレベルの報告ですいません!



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# by suziefjp | 2017-05-26 03:29 | 知的財産権 | Comments(0)
さて、2016年12月に「テキサス東部地裁よ、さらば!...になるかもしれない」編で紹介させていただいた米国最高裁判所事件、判決が出ましたですよ!この裁判の背景は前述の「なるかもしれない」記事でご覧下さい。

で、肝心の最高裁判所決定はこちら でご覧いただけます。最高裁判所のウェブサイトがこの意見書を掲載している間にご覧下さい♪結論から言うと「被疑侵害品が販売されている場所ならどこでも被疑侵害者を提訴できる、ってのはダメっしょ。」ということになりましたーーー!ひゅーひゅー!!「これからどないすんねーん!」と思っている特許トロールの皆さん、残念でしたな。あっはっはーーーー!!

少しおさらいですが、この事件で問題になっていたのは米国民事訴訟法1400(b)条にある「Any civil action for patent infringement may be brought in the judicial district where the defendant resides, or where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business」の「resides」をいかに解釈すべきか、という問題でした。この条文によると、特許侵害裁判は①被告が居住する(resides) 場所、または②被告が特許侵害行為を行い、かつ、通常の確立した事業場所を所有する場所、のいずれかで提訴されなくてはなりません。これまでは①にある「resides」が非常に広範に解釈され、「被疑侵害品が販売される場所ならオッケー」みたいになっていたわけです。で、今回、最高裁判所が「ちょいちょいちょい、それは無いわ。「resides」、居住する、とは被告の設立登記地のことよ」と明示しました。よって今後の裁判は、被疑侵害者の設立登記地、もしくは②の「被告が特許侵害行為を行い、かつ、通常の確立した事業場所を所有する場所」でのみ可能、ということになります。テキサス東部管轄地区にお店や事業所を持ち、そこで被疑侵害品を販売しちゃう方は②に該当するので「なんだよ、じゃあ結局テキサス東部から逃げられないじゃん」というのはあります。でも、これまで、テキサス東部管轄地区にお店も会社も営業所もない、つまり、なーんの縁もゆかりもないのに、なんでここで訴えらねばならぬのだ!?だった被疑侵害者にとっては、やはりこの最高裁判決は大きい!

被疑侵害者の会社や事務所が所在するホームグラウンドでの裁判を特許権者が回避しようとするならば、今後の特許侵害裁判は被疑侵害者の設立登記地(設立登記地として人気のデラウェア州など?)で多発するかもしれません。デラウェア州には連邦地方裁判所が一つ(北部、とか東部、とかは無いです)なんで、デラウェアに訴訟が多く持ち込まれるようになると判事が忙しすぎて訴訟進行が遅れるようになるかもしれませんね。この最高裁判決が出たのが5月22日の月曜なんですけど、それ以降の新たな特許侵害訴訟を見てると、見事にテキサス東部地裁以外で訴えられてます。ぱっと見た感じですが、やっぱりデラウェアが多い感じですかねー。

ここでちょっと考えてしまうのは、もし日本企業さんが被疑侵害者で、特許権者がその日本企業さんの在米子会社を被告に入れずに日本企業さんだけを訴えようとした場合はどうなるの?という点です。(在米子会社を共同被告に入れる限り、その在米子会社の設立登記地、もしくはその在米子会社が「通常の確立した事業場所を所有する場所」にひっぱられると思います。)もしアメリカで設立登記もしてないし、事業所とか支社とかもなーんにもない日本企業を訴えようとしたら、特許法上の侵害行為がどこで発生したのか、を見ることになるのかなー、と思います。米国特許法271条で直接侵害行為として定義されているのは「makes, uses, offers to sell, or sells」もしくは「 imports」なので、日本企業によるこうした行為がどこで発生したか、を同定し、その場所が管轄地になるのかと思います。ぶっ飛び特許権者が「被疑侵害品のユーザーが被疑侵害品を使って侵害行為を行った場所であればどこで提訴しても良い」と、間接侵害にもとづいて自分に有利な裁判地で提訴する、っていうこともあるかもしれません。特許侵害訴訟の訴因って、(A)直接侵害のみ、(B)直接侵害+間接侵害、(C)間接侵害のみ、の3つが論理的に考えられますが、これまでも「(C)間接侵害のみ」で来るケースは珍しいんですよ。理由はおそらく侵害立証が難しい(=客がどう使うか、による)、損害賠償算定が難しい(侵害になるよう使用された被疑侵害品のみが損害賠償対象なので、その被疑侵害品数の同定が必要)というためかと思います。だとすると、やはり特許権者、特にさっさと和解金を稼ぐことを目的とするような特許トロールは、(A)もしくは(B)で攻めたいところで、提訴地の自由を優先して(C)のみで来る、というのはそれこそ初期の取下申立とかで対抗されそうでなんで、避けるんじゃないかなあ、という気はします。

ま、これまでのテキサス東部への集中が異常でしたからね。今回の最高裁判決でテキサス東部地裁での提訴が難しくなるため、しょーもない訴訟が減るのでは、という意見も出てきているくらいです。とりあえずは「良いニュース」ということでよかったのではないでしょうか♪

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# by suziefjp | 2017-05-26 01:08 | 知的財産権 | Comments(0)
もっとちゃんと英語を勉強して不自由なく会話できるようにするぞー!なんていう真摯な気持ちはとうに消えうせ、静かにしていれば平穏に暮らしていけるよね、分からないことがでてくれば聞けばいいよね、といった怠慢な暮らしをしていると、たまに「え、マジで英語でそういうの??」と驚くときがあります。
さて、ダンナが「新しいフィリップスが欲しかったからアマゾンで買っちゃった」とかいうので、フィリップスの髭剃りとか、何かかしらん?と思って「へー、フィリップスの何?」と聞いたら、はてなマーク満載のダンナの表情があるではありませんか。こちらも何がいけなかったのかわからず、はてなマーク満載返し。ダンナは少し考えて「ほら、今あるのがね、もう古いからちょっと摩擦で減ってる、っていうか、ちゃんと回らないかなー、って。」ワタクシ、益々はてなマーク満載。で、思い切って「フィリップスって。。。何?」と聞いたら、ダンナが工具箱を出してきて「ほら、これ。良くない?」。。。。プラスドライバー!?!?
「これ、フィリップスっていうの???」という私の発言でようやくダンナは勝手に買い物をしたことを怒られたのではなく、英語を聞かれていたと気づいたようで、「えー、これはフィリップスだよ!日本語でフィリップスって言わないの?」「言わないよ、プラスドライバーだよ。」「ええええええ!おもしろい!!!」と、無事夫婦喧嘩は回避されたのでしたが、それにしても、プラスドライバーがフィリップス??結構感動的だったので、次の日、会社でアメリカ人同僚に「フィリップスって知らなくてさー、日本だとプラスドライバーなんだよね。」と言ってみたところ、あの形状ですべりを防いでより回しやすくするのを考えた人がフィリップスさんという人だったそうで、その名前からきているのだと教えてくれました。えー、てっきりオランダの会社のことかと思った。。。
ちなみにマイナスドライバーは「フラット・ヘッド」というそうです。まあ、これはフィリップスほどの衝撃はないですが、それでもマイナスドライバーとは言わないことがなんだかショック。。。
アメリカに住んでみると、ほんと、思ったよりもずっとたくさん和製英語ってあるんだなー、と実感します。そしてその罠にずぶずぶともれなくはまる自分が結構かわいいと自分で自分をなぐさめるのでした。

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# by suziefjp | 2017-05-18 04:36 | えいご | Comments(0)
特許も色々な形で売買されるようになりましたが、特許侵害催告への防御目的として特許サービスを提供するAllied Security Trust (AST) という会社がこの夏、「この値段で特許を売りますよ」というオファーを募集するそうです。ASTは、メンバー会社が特許侵害主張に対抗できるよう特許ライセンスを取得する会社とのことで、今回、IP3 2017 (Industry Patent Purchase Program)としてこのイベントを実施するそうな。特に今回はInternet of Things、ワイヤレス技術、コンテンツ・ビデオ配信技術、ネットワーク技術、その他通信技術を中心に募集中です。
仕組みとしては特許所有者が今年の8月1日~9月30日の期間中、「こういう特許を持ってるんだけど、$○○で売るよ」というオファーをして、それをみたASTのメンバー会社が買うかどうかを決める、ということで、価格交渉は一切行われない様子。ちなみに購入が決まった特許は、購入したメンバー会社の所有になるのではなく、ASTが所有してメンバーにライセンス、という形になるみたいです。詳細はこちらのASTのニュースリリースをどうぞ。
コンセプトは、オークションサイトのイーベイの「即決購入(Buy it now)」みたいな感じですよね。この値段だったら売るよ、と売り手側が指定することで煩雑な交渉をなくしてしまおう、という。売り手側も設定価格が高すぎると売れないわけですから、どのくらいの値段だったら買ってもらえそうかを予測して価格設定をする必要があり、交渉の代わりに事前に単独での検討を実施してもらいましょ、という感じでしょうか。
IP3には売り手は誰でも参加できますが、買い手はASTのメンバー会社に限定されます。自分の会社がASTのメンバー、という方もたくさんいらっしゃるかもしれませんね。グーグルやIBM、フィリップス、ソニー、マイクロソフト、オラクルなどがメンバーだそうで、ASTのメンバー年会費は会社の全世界売上額にもとづいて設定されているそうです。年間売り上げが25万ドル未満の会社であれば年会費は2万5千ドル、一番高いところでは年間売り上げが40億ドル以上の会社だと年会費は20万ドルだそうです。これを高いとみるか安いとみるか、は、人それぞれ。
もし今回の技術分野に該当する遊休特許があるなら売りに出してみるのも良いかもしれませんね!


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# by suziefjp | 2017-05-04 03:35 | 知財経営 | Comments(0)
去年の5月に「最高裁:特許侵害に対するLaches防御やいかに!?」で最高裁が特許侵害に対する防御の一つであるLachesについて検討中、という報告をしました。問題の詳細は5月の記事をご覧いただくのが良いんですが、結論からいきますと、最高裁が「Lachesは無しよーん。」と2017年3月21日に決定してしまいました。。。がーーーん!決定の意見書はこちらからどうぞ(リンクが無くなる前にごらんくださいね。)

ずーっと特許をやってると、やっぱりたまにあるんですよ。最高裁、それ、なんか違うくね?みたいな決定が出る時って。今回の判決もまさにそんな感じです。現在、最高裁の判事は8名ですが、7対1で「Laches無しよん」と決定されました。よって特許権者がものすごく出遅れて訴訟してきても、そこから6年遡った損害賠償回収は許されることになります。もし「Lachesは今後もありよん」と今回決定されていれば、ものすごく出遅れてきた訴訟に対してそこから遡っての損害賠償の回収は不可、とすることが可能であったものです。

この業界におられる方には、ぜひただ一人反対したBreyer判事の反対意見書(dissent。多数派の意見書の後に続いて掲載されています)を読んで頂きたい!ここに言いたかったこと、分かってほしかったことが凝縮されているんです!なんでBreyer判事はこんなに明快に分かってくれたのに、多数派の判事にはこれが分からなかったの??と思わずにはいられません。多数派の意見はAlito判事が書いてますが、先に結論ありきで、そこに向かってこじつけてみましたがいかがざんしょ?な感じがしなくもない。しかもポコポコ書き間違ってるし。(重箱の隅をつつくのが好きな方向け:意見書2頁目上から3行目「its patent」と斜字体で「First Qualityの特許である」と強調してますが、ここで引用されている特許はFirst Qualityの特許じゃなくて日本が誇る花王さんの特許なんですが。。。さらに意見書16頁目15行目「equitable estoppel bars First Quality's claims」は「SCA's claims」。当事者名を間違うって、どんだけ聞き流して結論ありきだったのさー、っていう感じが。。。)多数派は「著作権に関するPetrella事件判決が特許法にも適用する」と、どうしても持って行きたかったみたいで、その正当性を終始意見書で述べているような印象です。

少しおさらいしますと、Petrella事件では最初の著作権侵害から18年たってから侵害訴訟が起こされました。で、連邦地裁と控訴裁判所は「18年は遅すぎるでしょ」と権利行使を否定したわけですが、最高裁は「著作権法507条が『侵害から3年以内に裁判しなさい』と書いてるんだから、提訴の日から遡って3年以内に発生した侵害行為については権利行使が可能で損害賠償の回収を認めるべき」としたものです。著作権法507条は「侵害から3年以内に提訴しないとダメ」という提訴タイミングに関する時効を規定しているんですね。

一方、著作権法と異なり、特許法には「侵害からいつまでに提訴しないとダメ」という提訴タイミングを限定する規定がありません。だから10年後でも20年後でも提訴できてしまいます。そうした提訴期間の制限は無いのですが、特許法286条は「提訴の日から遡って6年までの侵害行為に関する損害賠償しか回収できませんよ」と定めています。つまり、286条は損害賠償の限定に関するものであって、提訴に関する時効を定めたものではなく、今回の争点はここにあったわけです。反対意見を書いたBreyer判事は「特許については提訴時効がないから、10年、20年待って特許技術が有効に利用されて成功するのを待ってからでも提訴ができる。そしてその時には被疑侵害者は散々設備投資等も行っていてその技術を回避することが出来なくなっている可能性が高く、ロックインされてしまう。そしてそんな風に何もしないで待った特許権者に対して、lachesを否定して過去6年分の損害賠償の回収は許される、とするのはおかしい。著作権法は特許法にくらべて随分最近成文化されたものであるから、そうした事象も勘案して例えば3年分の損害買収回収においても『被疑侵害者による貢献分』を損害賠償の算定において除外することが成文化されている。しかし特許法にはそうした『被疑侵害者による貢献分』を除外する規定も無い。そうしたことからも立法府が286条の損害賠償回収期間限定に加えてlachesの適用で不適切な権利行使を防ぐことを意図していたことは明らかではないか」と述べておられます。私もそう思う!!Breyer判事は「損害賠償は6年遡りますよ」という規定はあるが、提訴時効に関する条文は特許法になく、このギャップを埋めることを期待されているのがlachesである、という主張に賛成しています。

しかし多数派は、6年の損害賠償回収限定があればよく「特許法に『埋めるべきギャップ』はない」という立場です。どう読んでもBreyer判事の反対意見のほうが論理的にすわりがいいんですよ。多数派は「Petrella判決が特許法にも適用する」ことを前提で論理展開しているので、読んでいてあまり気持ちが良くないのは私だけでしょうか。。。どんなに後だしジャンケンをされてもそこから6年遡って損害賠償を支払わなくてはならない、というのが多数派の立場です。一応「禁反言」(エストッペル)という法理論で後だしジャンケンに対抗することもでき、多数派は「エストッペルがあるからいいじゃん」ということも言っています。これに対してBreyer判事は「多数派が言うように、エストッペルが大活躍してくれることを切に願う。」と意見書に記しています。

今回のケースでこの業界におられる皆さんがすぐに思うのは「また特許トロールが調子に乗る」ということですよね。。。うまくいけば待ちに待っても6年分の損害賠償が回収できるぞ、やほほーい!と思っている特許トロール(プラス、「じゃあ僕もトロールになろうかな♪」と考える予備軍)がきっと今頃たくさんいるんでしょう。しかも待ってもあまり悪影響が無いわけですから、特許技術がガンガン使用されるのを待ってから権利行使しよう、という人も出てくるかもしれません。せっかくちょっとトロールっぽい人達がおとなしくなりつつある感じなのに、こういう判決は切なくなります。。。あー、残念!



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# by suziefjp | 2017-03-24 06:49 | 知的財産権 | Comments(0)

知的財産権のお話を中心に、たべもののこと、アメリカのこと、いろいろお話ししていきますね♪


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