米国知的財産権日記

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去年の5月に「最高裁:特許侵害に対するLaches防御やいかに!?」で最高裁が特許侵害に対する防御の一つであるLachesについて検討中、という報告をしました。問題の詳細は5月の記事をご覧いただくのが良いんですが、結論からいきますと、最高裁が「Lachesは無しよーん。」と2017年3月21日に決定してしまいました。。。がーーーん!決定の意見書はこちらからどうぞ(リンクが無くなる前にごらんくださいね。)

ずーっと特許をやってると、やっぱりたまにあるんですよ。最高裁、それ、なんか違うくね?みたいな決定が出る時って。今回の判決もまさにそんな感じです。現在、最高裁の判事は8名ですが、7対1で「Laches無しよん」と決定されました。よって特許権者がものすごく出遅れて訴訟してきても、そこから6年遡った損害賠償回収は許されることになります。もし「Lachesは今後もありよん」と今回決定されていれば、ものすごく出遅れてきた訴訟に対してそこから遡っての損害賠償の回収は不可、とすることが可能であったものです。

この業界におられる方には、ぜひただ一人反対したBreyer判事の反対意見書(dissent。多数派の意見書の後に続いて掲載されています)を読んで頂きたい!ここに言いたかったこと、分かってほしかったことが凝縮されているんです!なんでBreyer判事はこんなに明快に分かってくれたのに、多数派の判事にはこれが分からなかったの??と思わずにはいられません。多数派の意見はAlito判事が書いてますが、先に結論ありきで、そこに向かってこじつけてみましたがいかがざんしょ?な感じがしなくもない。しかもポコポコ書き間違ってるし。(重箱の隅をつつくのが好きな方向け:意見書2頁目上から3行目「its patent」と斜字体で「First Qualityの特許である」と強調してますが、ここで引用されている特許はFirst Qualityの特許じゃなくて日本が誇る花王さんの特許なんですが。。。さらに意見書16頁目15行目「equitable estoppel bars First Quality's claims」は「SCA's claims」。当事者名を間違うって、どんだけ聞き流して結論ありきだったのさー、っていう感じが。。。)多数派は「著作権に関するPetrella事件判決が特許法にも適用する」と、どうしても持って行きたかったみたいで、その正当性を終始意見書で述べているような印象です。

少しおさらいしますと、Petrella事件では最初の著作権侵害から18年たってから侵害訴訟が起こされました。で、連邦地裁と控訴裁判所は「18年は遅すぎるでしょ」と権利行使を否定したわけですが、最高裁は「著作権法507条が『侵害から3年以内に裁判しなさい』と書いてるんだから、提訴の日から遡って3年以内に発生した侵害行為については権利行使が可能で損害賠償の回収を認めるべき」としたものです。著作権法507条は「侵害から3年以内に提訴しないとダメ」という提訴タイミングに関する時効を規定しているんですね。

一方、著作権法と異なり、特許法には「侵害からいつまでに提訴しないとダメ」という提訴タイミングを限定する規定がありません。だから10年後でも20年後でも提訴できてしまいます。そうした提訴期間の制限は無いのですが、特許法286条は「提訴の日から遡って6年までの侵害行為に関する損害賠償しか回収できませんよ」と定めています。つまり、286条は損害賠償の限定に関するものであって、提訴に関する時効を定めたものではなく、今回の争点はここにあったわけです。反対意見を書いたBreyer判事は「特許については提訴時効がないから、10年、20年待って特許技術が有効に利用されて成功するのを待ってからでも提訴ができる。そしてその時には被疑侵害者は散々設備投資等も行っていてその技術を回避することが出来なくなっている可能性が高く、ロックインされてしまう。そしてそんな風に何もしないで待った特許権者に対して、lachesを否定して過去6年分の損害賠償の回収は許される、とするのはおかしい。著作権法は特許法にくらべて随分最近成文化されたものであるから、そうした事象も勘案して例えば3年分の損害買収回収においても『被疑侵害者による貢献分』を損害賠償の算定において除外することが成文化されている。しかし特許法にはそうした『被疑侵害者による貢献分』を除外する規定も無い。そうしたことからも立法府が286条の損害賠償回収期間限定に加えてlachesの適用で不適切な権利行使を防ぐことを意図していたことは明らかではないか」と述べておられます。私もそう思う!!Breyer判事は「損害賠償は6年遡りますよ」という規定はあるが、提訴時効に関する条文は特許法になく、このギャップを埋めることを期待されているのがlachesである、という主張に賛成しています。

しかし多数派は、6年の損害賠償回収限定があればよく「特許法に『埋めるべきギャップ』はない」という立場です。どう読んでもBreyer判事の反対意見のほうが論理的にすわりがいいんですよ。多数派は「Petrella判決が特許法にも適用する」ことを前提で論理展開しているので、読んでいてあまり気持ちが良くないのは私だけでしょうか。。。どんなに後だしジャンケンをされてもそこから6年遡って損害賠償を支払わなくてはならない、というのが多数派の立場です。一応「禁反言」(エストッペル)という法理論で後だしジャンケンに対抗することもでき、多数派は「エストッペルがあるからいいじゃん」ということも言っています。これに対してBreyer判事は「多数派が言うように、エストッペルが大活躍してくれることを切に願う。」と意見書に記しています。

今回のケースでこの業界におられる皆さんがすぐに思うのは「また特許トロールが調子に乗る」ということですよね。。。うまくいけば待ちに待っても6年分の損害賠償が回収できるぞ、やほほーい!と思っている特許トロール(プラス、「じゃあ僕もトロールになろうかな♪」と考える予備軍)がきっと今頃たくさんいるんでしょう。しかも待ってもあまり悪影響が無いわけですから、特許技術がガンガン使用されるのを待ってから権利行使しよう、という人も出てくるかもしれません。せっかくちょっとトロールっぽい人達がおとなしくなりつつある感じなのに、こういう判決は切なくなります。。。あー、残念!



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# by suziefjp | 2017-03-24 06:49 | 知的財産権 | Comments(0)
米国特許侵害裁判などのお仕事をしておられる方にとっては有名人のテキサス東部地裁のギルストラップ判事は、全国の連邦地方裁判所の中で最も忙しい判事の一人といっても過言ではありません。米国全土で新たに起こされる特許訴訟の4分の1以上がギルストラップ判事の担当になる、という話もあるくらいです。テキサス東部地裁は「特許権者寄りの判断をする」ことで有名なために、特許権者がわんさかテキサス東部地裁で特許侵害訴訟を起こすのですが、テキサス東部地裁で裁判をするために特許権者がペーパー会社をテキサス東部地裁の管轄地に作って訴訟をしている、というのもまた悲しい事実。そんな傾向にギルストラップ判事が「喝!」を入れた判決が2017年1月末に出ました。

米国では「例外的事件」と裁判所が認定すれば勝訴当事者は敗訴当事者から弁護士費用の回収等をすることが許されています。今回、ある特許トロールがどうもいまひとつの特許で和解金をせしめるためにデルやらアップルやらの名だたる企業を提訴したらしいのですが、これに対してデルが侵害主張が脆弱であるなどなどの略式判決を申し立て、ギルストラップ判事がデルの立場を認める判決を出したんですな。で、普通はここで終わるんですが、略式判決申し立ての中でデルが「この特許権者はそもそも特許権行使で和解金をせしめるためだけに設立されたペーパー会社で中身が無い、もし裁判所が例外的事件と認めてくれて弁護士費用の回収を命じてくれてもペーパー会社にそうした費用を賠償する資産がない」ということを指摘していたんですね。つまり、実際のその会社のオーナーである黒幕は和解金をまんまとせしめたらホクホク、もし負けて例外的事件として相手方の弁護士費用負担を命じられてもそれはそのペーパー会社を破産処理しちゃえば負担を逃れられて個人資産は守られて痛くもなんともなーい、それって許しちゃっていいんですかね?というところがクローズアップされたわけです。

で、略式判決後にギルストラップ判事がこうした問題について「判決後の証拠開示手続きをやる!」となりまして、出てきた証拠によると、この特許権行使会社の資産は問題の特許のみ、従業員ゼロ、和解金集めが目的、さらにオフィスの住所は黒幕オーナーが作ったほかの20社くらいのペーパー会社と共有、だから会社として家賃も払ってないのよーん、などの事実が出るわ出るわ。多分、同じようなことをしている特許トロールオーナーは他にもたくさんいると思いますが、今までこうした点について証拠開示をしよう!というチャンスが無かったので、こういう話が正式に表に出てくることが無かったんですね。

ギルストラップ判事は「これが『例外的事件』なかったら、そもそも例外的事件など存在しない!」として黒幕オーナー個人にデルへの弁護士費用支払を命じました。さらにこの特許トロールの代理人であった弁護士も懲罰対象として1万2500ドルの支払を命じられました。判決の中でギルストラップ判事は「こうしたしょーもない事件が裁判所の時間と労力奪ってしまって、真に解決されなければならない係争の障害になるのは由々しきこと」ということも言ってますから、しょーもない特許権行使には判事自身辟易していたのではないかと。。。ちなみにテキサス東部では同じ特許に関する侵害裁判は被告が違っても同じ裁判官に割り振られる(イリノイ北部地裁なんかはそういうシステムではなく、ばらっばらの裁判官にまずは割り振られます)ので、ギルストラップ判事はまだどういう人達が被告として残っているかを把握していることになります。そこで、今回お怒りになったギルストラップ判事が「この特許の侵害裁判でまだ係属中の他の被告に対して今回の私のこの判決のコピーを配りなさい」ということまで原告トロールオーナーに命じたとか。。。うわー、オーナー、恥ずかしー(笑)。

これで他のあやしげな特許トロールオーナーもおとなしくなってくれれば万々歳。正当な権利主張はとやかく言われるべきものではありませんが、こうしたスジの悪い権利主張にお上ががツンと喝をいれてくれるのは喜ばしいことです!

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# by suziefjp | 2017-02-15 06:21 | 知的財産権 | Comments(0)
明けましておめでとうございます♪ 今年もゆるゆると細くながーく不定期更新でいきたいと思いますのでお付き合いいただければうれしいです。

年初は小ネタから。。。たまたまなんですけど、先日、ある方と話していたときに「え、そうなの?」と驚かれたので、これは小ネタとしてイケるか!?と思ってしまったのですが、「米国特許の登録日(issue date)は必ず火曜日」なのです。もしお手元に何か米国特許があれば登録日をカレンダーでチェックしていただければ、絶対火曜日のはずです。

なんで火曜日か、は、私も聞いてみた事があるのですが、みんな「さあねー。」でした。ある人は「昔はやっぱり全部印刷だったから、金曜にしめて印刷にまわして、で、印刷があがるのが火曜日だったのかなあ。」という人も。真偽はさだかではありませんが、なんだか今でも「特許の登録日は火曜日」というのが伝統的に残っています。

小ネタとして飲み会とかで使っていただければ幸いです♪
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# by suziefjp | 2017-01-06 05:37 | 知的財産権 | Comments(0)
前回、日本企業にとってあまり楽しくない上訴事件の報告をさせていただきましたが、2016年を何か元気が出るかもしれないニュースで締めたいもんではありませんか♪と、いうことで、同じ上訴受理でも日本企業にとって良いニュースをお届けします。

2016年12月14日に最高裁判所が TC Heartland v. Kraft Food Brands Groupという事件の上訴を受理しました。ここで争われているのは「特許侵害事件において、被疑侵害者(被告)はどこで提訴され得るのか」です。皆様ご存知のとおり、現在はざっくり言ってしまうと被疑侵害者は被疑侵害品が販売されている州で提訴され得ます。広く販売されている製品であればアメリカの殆どの州で提訴され得ることになり、したがって特許権者寄りの判決が出やすいとされるテキサス東部地裁が特許権者(特にパテントトロール)に大人気を博してきたものです。データによると新たに開始される特許侵害裁判のうち半分近くがテキサス東部地裁で提訴されているらしく、テキサス東部地裁のギルストラップ判事はアメリカで最も担当時件数が多い連邦判事としても有名です。

今回の上訴では、やはりテキサス東部地裁で訴えられた被告がやってらんねーよ、と、この点を争ったかと思いきや、この上訴事件にはテキサス東部地裁がかかわっていないのがヒネリですな。この事件ではインディアナ州法人である被疑侵害者がデラウェア州で提訴され、それってどーなんですか、っていうのが最高裁判所まで上がってきたものです。
特許侵害裁判については連邦訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure)の1400条に特別の規定があり、「Any civil action for patent infringement may be brought in the judicial district where the defendant resides, or where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business.」と定められています。この「resides(居住する)」がある判決から「その州が人的管轄権を持つならその州に居住とみなす」とされてきたために、その州で被疑侵害品が販売されていればその州で提訴され得る、となっていたわけです。

今回の上訴で被疑侵害者は「法人にとって居住するとはその州で設立されたことを意味する」と主張しています。もし最高裁判所がこの被疑侵害者の考え方を採用すると、これまではテキサス東部に集中していた特許侵害裁判が、今度は会社設立が多い場所としてよく知られるデラウェア州に集中する可能性があります。一般に、デラウェア州の判事は非常に中立で「特許権者寄り」ということはありません。優秀な判事さんもたくさんおられ、IPR係属中の訴訟一時停止にもオープンですので被疑侵害者にとってはやりやすい裁判地といえます。

さてさて、さらば、テキサス東部地裁となるか!?いや、別にテキサスでもいいんですけど、要はいいがかりみたいないい加減な特許侵害主張が減少するのであればテキサスでもデラウェアでもいいんですよね。。。テキサス東部を離れることで、いい加減な特許侵害主張に対して訴訟初期の取り下げ申立がしっかり検討してもらえて有効な対抗手段となるのであれば、それが一番です。

この事件と前回おしらせしたハーグ条約の件は、最高裁がどう判断するかドキドキです~~!
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# by suziefjp | 2016-12-29 07:26 | 知的財産権 | Comments(0)
お久しぶりでございます。しばらく時間が空いた間にトランプ氏が大統領選挙で勝っちゃったりして、なんだかもうエライことです。

そんなエライところにまたしてもエライことになるかもしれないことが起きてしまいました。知財事件に限らず、労働問題でも契約違反でもなんでも、日本企業をアメリカで提訴することがとっても簡単になってしまうかもしれません。と、いうのは12月2日に米国最高裁判所が国際訴状送達に関するハーグ条約の解釈を求める上訴を受理しちゃったんです。事件はWater Splash, Inc. v. Menon (No. 16-254)で、もともとはアメリカの会社がカナダの個人をビジネス干渉他を理由に訴えたものです。アメリカの会社が訴状をカナダに郵送したのですが、返事がなく、欠席裁判で企業有利の判決になったのですが、カナダの個人が郵送による訴状送達は無効として欠席裁判判決の取り消しを求めた事件で、「郵送による訴状の送達はハーグ条約で認められているか」という問題が最高裁判所に上がってしまったものです。

ご存知の方も多いと思いますが、米国裁判所で日本企業を訴えようとすると、ハーグ条約にもとづく訴状送達をせねばならず、日本の裁判所経由で翻訳を提出して、、、としている間にお金も時間もかかるため、特許侵害裁判だと被疑侵害品を販売している米国子会社だけが訴えられることがよくあります。特許権者は日本親会社を提訴しないことで面倒なハーグ条約の手続きを省略できるのですが、証拠開示手続では製品設計等の技術情報はすべて日本の親会社が持っていて技術情報を米国子会社経由で入手するには制限もあり、侵害立証が難しくなってしまうというデメリットがあります(米国の多くの判例で、子会社が親会社に書類を全部出せ、というのはさすがに限界があるよね、という点が認知されています。さらに日本は訴訟証拠提供のハーグ条約には批准していないので、訴訟当事者ではない日本の親会社に直接書類提出を要求する手段が米国の特許権者にはありません。)実務において、この点を利用して日本親会社がもつ資料を証拠開示手続きで出さないよう争ったご経験をお持ちの方もたくさんいらっしゃるかもしれません。

ハーグ条約の10(a)条では「Convention shall not interfere with (a) the freedom to send judicial documents, by postal channels, directly to persons abroad」とあり、批准国が10(a)条を明示的に拒否しなければ10(a)条が適用されます。日本は拒否していませんので、日本在住の企業を米国で訴える場合、郵送で送達できるのでは?という説が出てくるわけです。現在は米国の判例でもこの「send(郵送)」は「serve(送達)」を含まない等の諸説があり、郵送による訴状送達の可否が明確ではありません。さらに日本法はそもそも職権送達主義(=国内訴訟の訴状送達は裁判所によりなされなくてはならない)であり、10(a)条が郵送などによる当事者送達主義を認めるものであったなら日本は拒否していたでしょうよ、拒否してないってことは違うんですよ、的な立場で、日本は10(a)条を解釈してきたのかもしれません。

今回、米国最高裁判所がこのハーグ条約10(a)条の解釈をすることになってしまったので、「郵送オッケー♪」と解釈されると、米国訴訟における日本企業への訴状送達がものすごく簡単になり、ひいては米国で日本企業を提訴することがものすごく簡単になります。すると、特許侵害訴訟ではこれまでの米国子会社のみを訴えるアプローチから日本本社を訴えるアプローチに切り替わる可能性もあり、そうなると、日本本社が証拠開示手続に当事者として対応しなくてはならなくなります。もし郵送された訴状に対応しなければ、欠席裁判となり、相手方が求める要求どおりの判決となってしまう可能性もあります。

最高裁判所が扱う事件では、第三者がいずれの立場を支持するか、を表明するためのamicus briefの提出が許されているので、今回の事件でもたくさんの法曹団体や企業がamicus briefを提出することが予想されます。しかしこれ、条約の話なのに、勝手にアメリカで解釈しちゃっていいの??というのがどうしてもひっかかる!日本の外務省、これ、いいんでしょうか?日本国内法(=職権送達主義)とも齟齬が出る可能性がありますし、どーすんの??なんか国際条約を「アメリカで解釈決めちゃっていーじゃん。」って、アメリカっぽいけど納得できない。。。

日本企業でも、大きな影響を受けるご心配がある場合はアメリカの弁護士さんに相談なさってamicus briefの提出をご検討なさるのも良いかもしれません。この事件の最高裁判所の判断は必ずまた報告したいと思います!
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# by suziefjp | 2016-12-08 05:39 | 知的財産権 | Comments(0)

知的財産権のお話を中心に、たべもののこと、アメリカのこと、いろいろお話ししていきますね♪


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